AZ: 5 U 167/02

In dem Rechtsstreit

……………..  gegen  ……………..

Tenor:

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Die Berufung der Beklagten gegen das auf den 08.06.2002 datierte Urteil des Landgerichts Hamburg – Zivil-kammer 15 -, das am 20.06.2002 verkündet worden ist, wird zurückgewiesen.

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Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann eine Vollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung von EUR 162.000.- abwenden, wenn nicht die Klägerin Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

 I.

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Die Klägerin ist eine in Deutschland bekannte Herstellerin von Essig, Senf und Feinkostartikeln, darunter auch Salatsoßen. Die Beklagte besitzt eine an der Weinstraße beheimatete Weinessig-Fabrik. Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung “Salatfix” für Salatsoßen aus einer für sie im Jahre 1996 angemeldeten und 1997 eingetragenen Wortmarke “Salatfix” – Nr.396551416 – in Anspruch. Ferner begehrt sie Schadensersatzfeststellung.
Die Klägerin vertreibt unter der Bezeichnung “Salatfix” seit Anfang der 70-Jahre fertige Salatsoßen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hierfür hatte sie schon im Jahr 1973 die weitere Wortmarke “K-Salatfix”- Nr.925200 – angemeldet, die 1974 eingetragen wurde.

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Die Beklagte hat seit 1969 in ihrem Sortiment u.a. ein Produkt im Angebot, das gleichfalls den Namen “Salatfix” trägt. Dabei handelt es sich um eine vorgefertigte Salatsoße, bei der nur noch die Zugabe von Öl erforderlich ist. Eine Anmeldung von “Salatfix” als Marke versuchte auch die Beklagte bereits im Jahr 1973; diese Anmeldung wurde jedoch vom Markenamt wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Unter dem 08.10.2001 hat die Beklagte beim DPMA die Löschung der klägerischen Marke “Salatfix” beantragt. Im Laufe des Berufungsverfahrens ist über diesen Löschungsantrag erstinstanzlich entschieden worden. Mit Beschluss vom 12.05.2003 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Löschung beschlossen (Anlage B 17). Die Klägerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt, über die noch nicht entschieden ist. Wegen der Einzelheiten des erstinstanzlichen Sachvortrags und der gestellten Anträge wird auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils Bezug genommen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben, gestützt auf § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten.

Im Berufungsverfahren macht die Beklagte erneut ihren Einwand der Verwirkung geltend. Das Landgericht habe nicht berücksichtigt, dass die Klägerin bereits seit 1974 aus ihrer Marke “K-Salatfix” gegen die Beklagte hätte vorgehen können. Die Klägerin hätte das Zeichen der Beklagten auch wahrnehmen müssen, denn sie habe selbst der Beklagten Senf geliefert.
Außerdem habe sich die Klägerin zwischen der ersten Abmahnung im Jahr 1999, nach der sie sich zunächst mit der Beibehaltung des “Status quo ante” einverstanden erklärt habe, und der zweiten Abmahnung im Jahr 2001 zu viel Zeit gelassen. Auch aus diesem Grund seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt.

Hilfsweise beantragt die Beklagte die Aussetzung des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihren Löschungsantrag. Sie vertieft ihren Vortrag zur mangelnden Unterscheidungskraft der Bezeichnung “Salatfix”. Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil. Sie meint, dass sie nach der früheren Rechtslage keine Möglichkeit gehabt habe, aus der Marke “K-Salatfix” gegen die Beklagte vorzugehen. Die Beklagte habe aber auch nicht dargelegt, dass sie einen wertvollen Besitzstand an dem Zeichen “Salatfix” erworben habe.

Hilfsweise beantragt auch die Klägerin die Aussetzung des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Löschungsantrag der Beklagten.

 II.

Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt in der Sache erfolglos. Zu Recht und mit überzeugender Begründung hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Auch eine Aussetzung dieses Rechtsstreits bis zum Abschluss des Löschungsverfahrens ist nicht geboten.

Im Einzelnen:

 1. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Verwendung der Bezeichnung “Salatfix” durch die Beklagte, und zwar im “insbesondere”-Zusatz des Klagantrages näher spezifiziert durch die konkrete Verletzungsform, nämlich durch die Abbildung der von der Beklagten verwendeten Packungsausstattung, auf der das Wort “Salatfix” räumlich getrennt von der Herstellerangabe “K Z” erscheint. Von diesem Streitgegenstand ist nicht die Verwendung der Bezeichnung “K Z Salatfix” umfasst. Soweit die Klägerin hierzu in ihrer Klagschrift Ausführungen macht (S.11 unter Ziff.4), ist ein etwaiges Begehren, auch eine solche Bezeichnung zu verbieten, nicht in ihren Klagantrag eingeflossen und ist damit auch nicht Gegenstand der Verurteilung durch das Landgericht.

2. Zutreffend hat das Landgericht seine Entscheidung auf § 14 Abs.2 Nr. 1, 5,6 MarkenG gestützt, denn die Beklagte benutzt ein mit der eingetragenen Marke der Klägerin identisches Zeichen für eine identische Ware im geschäftlichen Verkehr. Das Zeichen “Salatfix” erscheint auf der Verpackung der Beklagten in isolierter und blickfangmäßiger Position. Jedenfalls rechtlich erhebliche Anteile des Verkehrs werden diese Art der Benutzung als herkunftshinweisend auffassen, nämlich als Namen eines Produkts, womit zugleich ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft eines so bezeichneten Produkts gegeben wird. Das Produkt der Beklagten ist auch identisch mit den für die Klägerin geschützten Waren, denn in beiden Fällen handelt es sich um Salatsoßen bzw. deren Grundstoffe. Dies nimmt auch die Beklagte nicht in Abrede.

3. Soweit sich die Beklagte erneut auf de fehlende Unterscheidungskraft der klägerischen Marke und nunmehr den zu ihren Gunsten ergangenen Löschungsbeschluss des DPMA beruft, ist Folgendes auszuführen:

a) Solange die Marke der Klägerin nicht rechtskräftig gelöscht ist, ist das Verletzungsgericht an die Markeneintragung gebunden. Die Beschwerde der Klägerin gegen den Löschungsbeschluss hat aufschiebende Wir-kung (§ 66 Abs.1 S.3 MarkenG). Sollte die Marke der Klägerin doch noch rechtskräftig gelöscht werden, steht der Beklagten die Vollstreckungsgegenklage offen (§ 767 ZPO). Der Senat sieht jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine ausreichenden Gründe für eine Aussetzung des vorliegenden Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO.

Wie bereits das Landgericht ausgeführt hat, kommt die Aussetzung eines Verletzungsprozesses aus einer eingetragenen Marke nur in Betracht, wenn ein gegen die Marke gerichteter Löschungsantrag überwiegend wahrscheinlich Aussicht auf Erfolg hat (BGH GRUR 70, 606, Sir; GRUR 87, 284; OLG Schleswig in OLGR 2001, 313; Senatsbeschluss vom 27.01.2003, Aktz. 5 W 81/02). Mit dem Landgericht und im Gegensatz zu der Entscheidung des DPMA vom 12.05.2003 sprechen aber die besseren Gründe dafür, dass die Marke der Klägerin durchaus hinreichende Unterscheidungskraft besitzt und nicht zu löschen ist (§ 50 Abs.1 Nr.3 i.V.m. § 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG). Auch den vom DPMA zusätzlich angeführten Löschungsgrund nach § 8 Abs.2 Nr.4 MarkenG hält der Senat nicht für genügend tragfähig.

b) Für eine Löschung wegen fehlender Unterscheidungskraft ( § 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG ) wäre hier erforderlich, dass beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die in Frage stehende Bezeichnung nur noch als beschreibend ansehen bzw. umgekehrt ist die Unterscheidungskraft nach bisheriger Rechtsprechung des BGH zu bejahen, wenn jedenfalls 50 % in dem Zeichen nach wie vor einen Herkunftshinweis erblicken (BGH GRUR 94, 803, 804 zu § 4 Abs.2 Nr.1 WZG). Nach der Rechtsprechung des EUGH zu Art 3 Abs.3 der Markenrechtsrichtlinie (entspricht § 8 Abs.3 MarkenG), in der es um die vergleichbare Frage geht, ob eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, soll es ebenfalls darauf ankommen, ob “beachtliche Teile” der angesprochenen Verkehrskreise die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen. Dabei muss nicht nur auf bestimmte Prozentsätze abgestellt werden, sondern es können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke und der Werbeaufwand berücksichtigt werden (EUGH GRUR 99, 723, 727 “Chiemsee”). Zusätzlich erfordert eine Löschung, dass die Schutzhindernisse des § 8 MarkenG noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag bestehen (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

In Anwendung dieser rechtlichen Obersätze ergibt sich Folgendes:

aa) Die Bezeichnung “Salatfix” ist auch für das Angebot von Produkten rund um den Salat ein von Haus aus durchaus fantasievolles Kunstwort und keineswegs rein beschreibend für eine Fertig-Salatsoße. Unter diesem Namen könnte z.B. ebenso gut eine Salatmischung angeboten werden, die aus gewaschenen und zerkleinerten Salatblättern besteht (ein so vorbereiteter Salat könnte dann ebenfalls “fix” zubereitet werden) oder ein Schnelldünger für Salatpflanzen. Es handelt sich um ein sog. sprechendes Zeichen mit stark beschreibenden Anklängen; derartige Zeichen können sogar eher kennzeichnungsstark sein, weil sie besonders einprägsam sind. Mit dem Landgericht dürfte dem Zeichen von Haus aus daher nicht nur eine für die Eintragung erforderliche jedenfalls geringe Unterscheidungs-, sondern eine sogar durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen sein.

bb) Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin den Verzehr als eine namhafte Herstellerin für Feinkostartikel, u.a. für diverse Fertigsoßen gegenüber hätte. Dies ist nicht nur unstreitig, sondern auch gerichtsbekannt, wobei dahingestellt bleiben kann, ob die von der Klägerin angegebenen Marktanteile im Bereich Salatsoßen, die die Beklagte bestreitet, zutreffen. Ebenfalls unstreitig bietet die Klägerin unter dem Namen “Salatfix” seit dreißig Jahren bundesweit Salatsoßen in verschiedenen Geschmacksrichtungen an. Teilweise schon vor der Eintragung der Marke “Salatfix” ist es ihr gelungen, gleichfalls namhafte Konkurrenten zu einem Verzicht auf die Bezeichnung “Salatfix” zu bewegen (Maggi, Tengelmann, Rewe, Lidl). In der von der Klägerin vorgelegten Internetrecherche mit der Suchmaschine google aus dem Jahr 2003 unter dem Stichwort “salatfix” beziehen sich die ersten vier Treffer auf das Produkt der Klägerin die von der Beklagten vorgelegte Recherche, in der das Produkt der Klägerin erst an dritter Stelle genannt wird, ist bereits zwei Jahre alt. All dies spricht dafür, dass die Klägerin in den letzten Jahren die Unterscheidungskraft ihres inzwischen eingetragenen Zeichens weiter gestärkt hat, was im Löschungsverfahren zu berücksichtigen ist, weil es – wie ausgeführt – auf die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Verhältnisse ankommt.

cc) Gegen die Unterscheidungskraft des Begriffs “Salatfix” führt die Beklagte nun vor allem die Stellungnahme des Verbandes der deutschen Essigindustrie aus dem Jahr 1998 ins Feld, wonach “Salatfix” eine beschreibende Verkehrsbezeichnung sei. Auf diese Stellungnahme hat auch das DPMA seinen Löschungsbeschluss maßgebend gestützt. Der Senat hat schon deswegen Bedenken gegen die Aussagekraft der Stellungnahme, weil sie auf einer Definition des Sachverständigenausschusses des Verbandes der Suppenindustrie beruht und ersichtlich ohne eigene Untersuchungen der tatsächlichen Marktverhältnisse und Bezeichnungsgewohnheiten im Marktsegment der Salatsoßen auf diese übertragen worden ist. Mit Rücksicht auf die originäre Kennzeichnungskraft und die langjährige Marktpräsenz der Klägerin ist diese Stellungnahme allein nicht geeignet, die beschreibende Bedeutung des Begriffs “Salatfix” zu belegen, jedenfalls spricht weiterhin eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass jedenfalls ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise “Salatfix” als Herkunftshinweis und nicht als beschreibende Verkehrsbezeichnung ansieht.

dd) Die in den verschiedenen Internet-Recherchen aufgeführten Kochrezepte, in denen der Begriff “Salatfix” auftaucht sind nach Auffassung des Senats ohne entscheidenden Erkenntniswert für die Frage der beschreibenden Verwendung von “Salatfix”. Denn in Kochrezepten werden gerichtsbekannt häufig auch Markenprodukte als Zutaten aufgeführt.
Soweit einige andere Handelsunternehmen in den Internetrecherchen genannt sind, die Produkte unter dem Namen “Salatfix” anbieten, handelt es sich jedenfalls teilweise ebenfalls um kennzeichenmäßige, nicht beschreibende Verwendungen, teilweise ist aus den Treffern der Recherche nicht erkennbar, ob diese sich auf die Produkte der Klägerin beziehen oder gar auf beschreibende Verwendungen. Vor allem aber ist zu keinem der im Internet über Suchmaschinen ermittelten Händler mit einem Produkt “Salatfix” vorgetragen, welche Marktbedeutung diese haben und in welchem Umfang ihre Produkte tatsächlich in Deutschland verbreitet sind.

ee) Der Senat sieht sich in seiner Erfolgsprognose für den Löschungsantrag der Beklagten weiter bestärkt durch den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 07.11.2001 im Widerspruchsverfahren aus der klägerischen Marke “Salatfix” gegen die Marke “F-Salatfix”. Im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs.1 Nr.2 MarkenG hatte das Bundespatentgericht sich gleichfalls mit der Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke “Salatfix” zu beschäftigen. Es ist ersichtlich von einer ursprünglich gegebenen Unterscheidungskraft des Zeichens ausgegangen und hat ausgeführt, dass eine etwaige Schwächung wegen der beschreibenden Aussage, mit den Produkten könnten Salate rasch angemacht werden, jedenfalls durch die nachhaltige Benutzung seitens der Klägerin aufgewogen würde (S.5 ff). Im Ergebnis hat das Bundespatentgericht u.a. mit Rücksicht auf die Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen “F-Salatfix” bejaht. Das Bundespatentgericht hat schließlich auch die Verwendung des Begriffs “Salatfix” in Kochrezepten und für Produkte von unbekannten Händlern, deren Marktbedeutung nicht vorgetragen sei, als nicht hinreichenden Beleg für eine beschreibende Benutzung gewertet. Dies entspricht der Auffassung des Senats.

ff) Ebenfalls nicht für überzeugend hält der Senat die Auffassung des DPMA, die Marke “Salatfix” sei für die Ware Essig wegen Täuschung zu löschen (§ 8 Abs.2 Nr.4 MarkenG). Denn da der Begriff “Salatfix” nicht beschreibend für ein bestimmtes Produkt ist, sondern verschiedene Deutungen zulässt, ist er auch nicht täuschend für Essig. Denn wie das Produkt der Beklagten zeigt, kann Essig durch Zugabe entsprechender Gewürze so vorbereitet werden, das nur noch Öl beigemischt werden muss, um eine verzehrfertige Salatsoße zu erhalten. Dies wäre dann ein Produkt, das eine “fixe” Zubereitung von Salat erleichtert, eine entsprechende Kennzeichnung also nicht irrtumserregend.

4. Zu Recht hat das Landgericht schließlich eine Verwirkung der klägerischen Ansprüche verneint (§ 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB). Auch die hiergegen gerichteten Angriffe der Berufung rechtfertigen keine abweichende Beurteilung. Der Verwirkungseinwand gemäß § 242 BGB setzt nach ständiger Rechtspre-chung im Kennzeichenrecht voraus:

  • eine länger dauernde redliche Benutzung des Zeichens durch den Verletzer,
  • einen durch die Benutzung erlangten wertvollen Besitzstand,
  • ein schutzwürdiges Vertrauen des Verletzers,

 wobei diese Anforderungen untereinander in Wechselwirkung stehen (BGH GRUR 89, 449, 451,452 “Mari-tim”; GRUR 93,913, 915 “KOWOG”).

a) Verwirkung, weil die Klägerin schon seit 1974 aus der Marke “K-Salatfix” gegen die Beklagte hätte vorgehen können?
Dieser Einwand der Beklagten ist schon deshalb unbegründet, weil die Klägerin vorliegend aus ihrer erst 1997 eingetragenen Marke “Salatfix” klagt, so dass es auf etwaige Rechte aus ihrer früheren Marke nicht ankommt. Außerdem hätte die Klägerin bis zum In-Kraft-Treten des MarkenG, der dann offenbar einsetzenden großzügigeren Eintragungspraxis des DPMA zu “F-Marken” und der sich verfestigenden “B-Pep”-Rechtsprechung des BGH (GRUR 96, 404), wonach Herstellerangaben in der Regel eine untergeordnete Bedeutung haben, nur sehr zweifelhafte Erfolgsaussichten für ein solches Vorgehen gegen die Beklagte gehabt. Denn nur wenn man die Herstellerbezeichnung “K” bei der Frage der Verwechslungsgefahr hätte vernachlässigen können, hätte die Klägerin schon vor der Markeneintragung von “Salatfix” die Beklagte wegen der Verwendung desselben Zeichens in Anspruch nehmen können.

Zwar hat es auch schon vor “B Pep” verschiedene BGH-Entscheidungen gegeben, in denen ausgesprochen worden ist, dass eine Herstellerangabe im Allgemeinen in den Hintergrund tritt (s. die Zitate auf S.405 von “B Pep”). Jedoch wurde dies gerade dann nicht bejaht, wenn die Herstellerangabe in der Gesamtbezeichnung vorangestellt, insbesondere mit dem Restzeichen durch Bindestrich verbunden war – so auch K-Salatfix -, und der verbleibende Zeichenbestandteil nur schwache Kennzeichnungskraft besaß bzw. freihaltebedürftig war (BGH GRUR 89, 264,265 “Reynolds R1/EREINTZ”; GRUR 89, 349, 350 “Roth-Händle-Kentucky/ Cen-duggy”). Angesichts dieser Rechtsprechung und der damaligen Praxis des DPMA, mit dem Bestandteil “F” zusammengesetzte Lebensmittelmarken wagen der beschreibenden Bedeutung und Freihaltebedürftigkeit nicht einzutragen, wäre ein Vorgehen der Klägerin aus der Marke “K-Salatfix” gegen das Zeichen der Beklagten mindestens äußerst riskant gewesen. Entsprechend bestand auch kein schutzwürdiges Vertrauen der Beklagten, die Klägerin würde auch nach Eintragung einer Marke “Salatfix” nicht gegen sie vorgehen, weil sie in Hinblick auf die ältere Marke “K-Salatfix” untätig geblieben war.

b) Eine Verwirkung wegen Untätigkeit der Klägerin zwischen der Markeneintragung “Salatfix” (25.2.97) und der 1. Abmahnung (19.11.98) kommt schon wegen des viel zu kurzen Zeitablaufs von weniger als zwei Jahren nicht in Frage und wird auch von der Beklagten nicht geltend gemacht.

c) Eine Verwirkung wegen Untätigkeit zwischen dem letzten Schreiben der Klägerin (26.5.99) im Rahmen der Korrespondenz nach der 1. Abmahnung und der 2. Abmahnung (13.03.2001) ist schließlich ebenfalls zu verneinen.
Nach der Rechtsprechung wird der Zeitablauf der Untätigkeit des Verletzten, der zu einer Verwirkung seiner Ansprüche führen kann, zwar durch eine Abmahnung unterbrochen. Wenn diese dann aber zurückgewiesen wird, kann der Verletzer erwarten, dass der Verletzte zügig oder gar nicht vorgeht (BGH GRUR 63, 478, 481 “Bleiarbeiter”). Im entschiedenen Fall hatte der BGH einen Zeitablauf von 3 Jahren und zwei Monaten für zu lange gehalten und Verwirkung der geltend gemachten Ansprüche bejaht. Vorliegend steht indessen nur ein Zeitraum von einem Jahr und 10 Monaten in Rede. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Klägerin nach ihrer 1. Abmahnung im Laufe der späteren Korrespondenz den Vorschlag machte, es beim “Status quo” zu belassen, so war sie doch andererseits auch nicht bereit, eine von der Beklagten vorgeschlagene Abgrenzungsvereinbarung zu unterschreiben, nach der die Beklagte das Zeichen “Salatfix” außerhalb der Region Landau/Pirmasens benutzen wollte und dies nach ihrer Behauptung auch schon damals tatsächlich tat. Die Beklagte konnte sich also nach den im Sande verlaufenen Verhandlungen keineswegs in Sicherheit wiegen. Sie konnte zwar erwarten, dass sich die Klägerin innerhalb eines angemessenen Überlegungszeitraums entscheiden würde, ob sie nun ernst machen sollte oder nicht. Der hier verstrichene Zeitraum ist aber auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Vertrauensschutzes für die Beklagte zu kurz, um bereits Verwirkung annehmen zu können.

So hat auch der BGH in einer neueren Entscheidung, in der es um die fortlaufende Benutzung einer Unternehmenskennzeichnung nach dem Ende der Zusammenarbeit zwischen zwei Unternehmen ging, ausgesprochen, dass eine nur knapp zweijährige Untätigkeit der dortigen Klägerin schon vom Zeitablauf her für eine Verwirkung nicht ausreiche (BGH WRP 2001, 931.934 “buendgens”).

Daher kann auch dahingestellt bleiben, ob die Beklagte – wie das Landgericht meint – näher hätte darlegen müssen, dass sie gerade in den Jahren seit Eintragung der klägerischen Marke “Salatfix” im Jahre 1997 einen wertvollen Besitzstand an dem von ihr benutzten Zeichen erlangt hat, oder ob der Vortrag der Weiterbenutzung des seit 1969 verwendeten Zeichens genügte, was gewissermaßen zu einem kontinuierlichen Wertzuwachs führt.

Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 97 Abs.1 und 708 Nr.10, 711 ZPO.

Gründe für die Zulassung der Revision bestanden nicht, § 543 ZPO.

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